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摘要伊利诺伊州一家地方法院裁定,违反专利许可协议不会自动引起专利侵权索赔。相反,违约行为是否会导致专利侵权或合同索赔,取决于被指控违反了哪项条款,以及该条款是许可的一项条件,还是仅仅是一项合同承诺。前者可导致专利侵权索赔,后者可导致违约索赔。背景Kenall Manufacturing Company("Kenall")根据解决双方先前诉讼的许可协议起诉Cooper Lighting,LLC和Eaton Corporation(合称"Cooper")。许可协议授予库珀"全球非排他性许可",允许其在某些限制条件下制造和销售某些"单一"和"连续"产品。作为回报,库珀同意在每一个许可产品上贴上一份专利通知,从2008年1月1日开始,到最后一个许可专利期满,库珀同意一次性支付专利使用费,并按季度支付连续产品的销售费用。库珀还同意在2008年1月1日前重新设计单一产品,如果库珀需要更多时间,它可以继续销售该单一产品,直到2008年4月1日,但需另外支付专利使用费。协议还包括其他条款,包括终止条款和伊利诺伊州法律选择条款。Kenall称,Cooper没有在其产品上放置所需的专利通知,未支付专利使用费,未重新设计单一产品,并在许可证允许的期限后继续销售单一产品,导致违反许可协议和专利侵权诉讼。而库珀则认为,许可证的存在使肯纳尔无法指控专利侵权,而肯纳尔唯一的补救办法就是根据合同法。双方根据《联邦民事诉讼规则》第12(c)条就诉状提出判决。Kenall在其所有索赔中寻求判决,Cooper仅就Kenall的专利侵权索赔寻求判决。肯纳尔决定库珀辩称,通过给予库珀制造和销售某些产品的"全球、非排他性许可",Kenall放弃了起诉库珀专利侵权的权利,只能提出违约索赔。Kenall不同意,他认为,由于许可证"受条款、条件和限制的约束",而且库珀违反了这些条款,所有相关产品的销售都超出了许可证的范围,因此引发了专利侵权索赔。法院驳回了全部或全部否定的立场,认为法院应单独评估每一项违约行为,以确定涉嫌违反的条款是对许可范围的限制,导致专利侵权索赔,还是通过违约行为解决的合同约定。根据伊利诺伊州的法律,法院解释说,当当事人的意图不明确时,法院将把条款解释为独立的契约。在这里,虽然许可证授予库珀一个全球性的、非排他性的许可证,但"受限于"的语言并没有克服有利于契约胜过条件的假设。首先,单独列举"条款、条件和限制"表明,并非协议中的每个条款都是一个条件。其次,"受"某些限制的协议不同于"以"这些限制为条件的协议。第三,由于许可证中包括终止条款,将"服从"语言解释为一种条件(违反该条款可能使协议无效)将使终止条款变得多余。法院解释说,专利权人可以通过限制授权销售的"谁、什么、何时、何地"来划定许可的范围。这样的限制保护了专利权人的一系列权利,违反专利权可以引起专利侵权索赔。另一方面,不告知销售是否被授权、与专利权人的权利无关的限制并不限制许可的范围,可以根据合同法解决。在谈到Kenall的指控时,法院认为库珀未能在其产品上贴上专利公告标签或为其产品支付版税并不意味着此类产品的销售没有获得许可。因此,这些违约行为并没有引起专利侵权索赔。同样,库珀重新设计单一产品的任何义务都是合同约定,不影响许可的范围。因此,这也没有引起专利侵权索赔。相比之下,库珀在2008年4月1日之后继续销售单一产品将不在许可范围之内。因此,这些销售确实引起了专利侵权索赔。因此,除了Ken Cooper在2008年4月的动议中驳回了所有关于KenCooper产品销售的动议。策略与结论在起草协议时,当事人应考虑他们打算将某些条款作为许可的条件还是仅仅是合同义务,并在具体条款和整个协议中使用相应的语言。使用的语言和这些条款的含义可以在以后决定是否违反这些条款将在专利侵权或违约索赔中得到解决。更多信息Kenall的决定在这里找到。