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作者:D.Brian Kacedon,John C.Paul和Sonja W.Sahlsten摘要不起诉专利侵权的契约并没有消除法院审理专利有效性质疑的管辖权,作为当事人之间许可纠纷的一部分。为了避免要求法院只提供咨询意见或主持已经解决的问题,美国宪法规定联邦法院只对现场案件或争议具有管辖权。有时,但并非总是,不起诉的约定可能会消除提出专利有效性质疑的能力,例如当它使专利侵权诉讼中的案件或争议失效时。最近,马萨诸塞州的一家法院在Esterix Genetic Laboratories LLC诉Qiagen Inc.一案中发现,不起诉专利侵权的契约并不能消除对专利有效性提出质疑的能力,因为它没有消除因专利许可协议而引起的违约诉讼或争议。背景这些专利最初属于Genzyme所有,涉及用于确定治疗肺癌的药物化合物有效性的方法和测试试剂盒。Genzyme授予DxS,Ltd.一个非排他性的许可证,以生产和销售具有专利权的产品,以换取这些产品的专利权使用费。特别是,该许可证允许销售非商业、研究用途的诊断试剂盒,直到试剂盒获得商业用途的监管批准。Qiagen收购了DxS,并根据许可协议承担了DxS作为被许可人的权利。Genzyme将其专利权和许可协议下的权利出售给LabCorp。而LabCorp则创建了Esterix,该公司拥有这些专利,并作为许可协议下的许可方。在分别获得了专利权和许可证后,Esterix以违约和专利侵权为由起诉Qiagen,声称Qiagen在获得监管部门批准之前销售用于商业、非研究用途的诊断试剂盒,超出了双方许可协议的范围。法院批准了Qiagen驳回的部分动议,认为其中一项许可专利是针对不合格主题的,因此无效。随后,Qiagen提出反诉,要求宣判另外四项专利无效。作为回应,Esoterix试图对Qiagen的反诉进行辩论,并阻止专利有效性质疑继续进行,向Qiagen提供了一项契约,即不就销售"用于临床诊断或研究目的"的试剂盒提起诉讼。该契约进一步规定,它不延伸到许可协议项下的权利,并且并没有阻止Esoterix在回应Qiagen的质疑时坚持专利的有效性。Desterix辩称,《公约》具有消除双方之间关于许可专利的任何案件或争议的效力,包括关于Qiagen无效性反诉的任何案件或争议,依据宪法的要求,即所指控的事实必须证明存在实质性、真实性和充分的直接性具有不利法律利益的当事人之间对宣告性判决行为具有管辖权的争议。深奥的决定法院认为,Esterix的论点是,其不起诉诉讼中的专利的契约消除了Qiagen将被起诉侵权的任何风险,从而消除了支持Qiagen作出宣告性判决的反诉的任何案件或争议。然而,正如法院解释的那样,《不起诉公约》并没有消除Qiagen就其是否有义务根据双方的许可协议支付使用费而提出的反诉所引起的主要争议。法院的推理依据的是最高法院的免责判决,认为法院有管辖权审议信誉良好的被许可人提出的要求,要求作出宣告性判决,即许可专利无效,或被许可人因其产品不侵权而无需根据许可证付款。尽管Medimumune没有涉及不起诉的约定,但法院在《密探》中解释说,密探的契约只承诺许可证在许可证有效期内免于侵权索赔。正如法院进一步指出的那样,关于有效性的争议"仍然非常活跃",因为《公约》明确保留了Esoterix根据许可协议主张其权利的能力,以及对Qiagen提出的无效性质疑进行辩护的能力。法院将本案与不涉及当事人之间相关许可协议或违约索赔的专利侵权索赔案件区分开来。在这些情况下,不起诉专利侵权的公约剥夺了初审法院对专利无效的主张的管辖权,因为该公约消除了当事人之间的任何争议。法院还将本案与另一个相当独特的案件区分开来,即许可人的不起诉公约未能消除有关合同索赔的案件或争议,但联邦法院认为,它对州法律合同索赔缺乏法定的主题管辖权,因为公民身份不存在多样性双方之间。与此相反,在本案中,法院认为,密探与Qiagen之间存在差异,争议金额超过75000美元。策略与结论本案说明,不起诉的契约对提出有效性质疑和其他问题的能力的影响可能取决于不起诉的情况和公约的明确条款,不起诉专利侵权的公约不一定会消灭所有相关的权利要求。特别是,虽然不起诉专利侵权的契约在一些没有案件或争议的情况下可以消除专利无效性质疑,但如果诉讼还涉及基于许可协议的违约索赔,而案件或争议仍然存在,则不可能消除专利有效性质疑。更多信息神秘的决定可以在这里找到。