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摘要被许可人成功地在其已付清的一次性许可协议中援引了"最优惠"被许可人条款,以追溯适用后续被许可人后来的已付清总价许可协议中更优惠的价格条款。这导致了6900万美元的退款,这是它在原始许可协议下支付的金额(7000万美元)与后来的许可协议中要求支付的金额(100万美元)之间的差额。提前注册的被许可人可能会试图通过在许可协议中加入"最优惠被许可人"条款来确保后来的被许可人不会得到更好的交易。然而,在以后的时间里,当事方可能对这些条款的解释和适用产生分歧。在摩根大通银行诉DataTreasury Corp.案中,摩根大通起诉DataTreasury违反了与支票处理专利技术有关的一次性付款许可协议中最优惠的被许可人条款,声称DataTreasury后来以较低的一次性付款向另一实体授予了类似的许可证。在第一印象案件中,美国第五巡回上诉法院裁定,摩根大通有权追溯适用较优惠的一次性付款许可协议的条款,并获得两份一次性付款许可协议之间差额的退款。背景DataTreasury Corporation起诉JP Morgan Chase Bank,N.A.故意侵犯与电子支票处理系统有关的专利。2005年,他们结案,摩根大通获得了一笔7000万美元的一次性付款许可证,2005年分期付款3000万美元,2006年至2011年每年550万美元,2012年700万美元。摩根大通的许可证包括一个"最优惠的被许可人"条款,要求DataTreasury将任何后续许可证通知JP Morgan,并使JP Morgan有权享受这些许可证中任何更优惠的条款。2012年,在摩根大通支付了摩根大通许可证的最后一笔款项后,DataTreasury分别与国泰银行(Cathay General Bancorp)签订了另一份许可协议,涉及相同的专利,但有不同的总价条款。包干价为25万美元,仅供国泰单独使用,加上国泰后来收购的每个实体250000美元。摩根大通许可证中没有关于后来收购实体的规定。摩根大通在得克萨斯州起诉DataTreasury违反了JP Morgan许可证中最优惠的被许可人条款,声称DataTreasure未能将国泰牌照通知摩根大通,而国泰牌照的支付条款比摩根大通许可证更优惠。在第一印象问题上,地区法院同意,最优惠的被许可人条款赋予了摩根大通获得国泰牌照更优惠条款的权利,因为这两个牌照都是无限期使用的,而国泰牌照的成本更低。法院还得出结论,使最惠持牌人条款生效的唯一方法是追溯适用国泰牌照的新条款,并要求数据财资向摩根大通退还其支付的款项超过了后来的国泰牌照中的付款条件的金额。法院的理由是,在追溯性地用更优惠的国泰牌照条款取代摩根大通的牌照条款时,它还必须适用国泰牌照条款,要求每个收购后的实体额外支付不超过25万美元的牌照费。由于摩根大通在2005年之后收购了三家实体,地方法院裁定摩根大通还欠了75万美元的许可证,总额为100万美元。因此,地方法院作出了有利于摩根大通的最终判决,金额为6900万美元,即摩根大通根据其原始许可证支付的7000万美元减去根据国泰航空许可证追溯适用条款所欠的100万美元总额。摩根大通的决定在DataTreasury的上诉中,第五巡回法院首先认定DataTreasury放弃了关于地区法院关于DataTreasury违反JP Morgan许可证的结论的任何论点,因此只考虑了损害赔偿的金额。DataTreasury辩称,最优惠的被许可人条款不能追溯适用于获得先前支付金额的退款。相反,DataTreasury辩称,最优惠的被许可人条款只能从新条款被认可之日起前瞻性地适用。根据DataTreasury的理论,摩根大通只能逃避在国泰协议签署时根据其许可证所欠的款项,而摩根大通许可证中最优惠的被许可人条款受到影响。在摩根大通的情况下,这一数额将为零,因为摩根大通在国泰牌照执行前已支付了牌照到期的所有分期付款。法院首先区分了许可证下可用的不同类型的特许权使用费,解释说被许可人可以支付"持续使用费",其中包括通常要求根据销售的产品数量进行支付的费率,或者是无限制使用的一次性金额,即摩根大通支付给DataTreasury的专利权使用费类型。法院承认,被许可人不能通过援引最优惠被许可人条款,获得先前适用的持续使用费下支付的金额的退款。但法院认为,涉及一次性付清许可证和后来更有利的一次性付清许可证的情况是第一印象。法院注意到,摩根大通和国泰的许可证在大多数方面都是相同的,都是一次性付清的许可证,允许无限使用专利技术。法院认为,付款条件的唯一实质性差异是,摩根大通许可证的费用为7000万美元,而国泰航空的许可证费用仅为25万美元加上250美元,之后收购的每一个实体都有000美元。摩根大通的许可证要求分期付款,而国泰航空的许可证是一次性付款,这一点无关紧要。法院解释说,DataTreasury的理论将使最优惠的被许可人条款在涉及两个只在总许可成本上不同的已付清的一次性许可的情况下实际上毫无意义,因为一旦第一个被许可人全额支付了许可费,它就无法从援引最优惠的许可证中获得任何实际利益被许可人条款。这将意味着摩根大通将无权获得任何退款,因为在DataTreasury签署国泰航空许可证之前,该公司已经支付了许可协议的最后一笔款项,这一结果导致最受青睐的被许可人条款"实际上毫无意义"法院的结论是,这种"不合理的结果"违反了德克萨斯州关于合同解释的法律,通过对最惠持牌人条款的合理限制,例如限制被许可人根据该条款行使其权利的有效期限,可以避免潜在的问题。一项反对意见得出结论认为,摩根大通不应有权收回在DataTreasury向国泰授予低价许可证之前支付的款项,因为最优惠被许可人条款的措辞是前瞻性的,而且双方不会同意达成摩根大通所寻求的结果的语言。异议人士指出,DataTreasury的"仅限预期"理论不会使最受青睐的被许可人条款变得毫无意义,因为如果DataTreasury在摩根大通完成支付之前签订了更有利的许可证,它仍将赋予摩根大通跳过未来付款的能力。持不同意见的人士还质疑,鉴于专利的使用期限有限,摩根大通在2016年和2017年分别享有这两项获授权专利的有效期,而这两项专利的有效期比国泰航空多7年,因此摩根大通如何可能处于竞争劣势。这是一种被多数意见否决的解释,因为它没有从最优惠被许可人条款的简单语言或摩根大通的付款义务的性质中找到对这一立场的支持。因此,第五巡回法院确认了地区法院的结论,即摩根大通许可证中最优惠的被许可人条款要求法院追溯适用国泰航空许可证的价格条款,并批准摩根大通退还两份协议下6900万美元的付款差额。策略与结论这个案例说明了一笔付清的许可协议中最优惠的被许可人条款如何不仅适用于以更优惠的条款授予另一个被许可人之后支付的特许权使用费,而且可以追溯到授予后续许可之前支付的特许权使用费。这可能导致最优惠被许可人和后续被许可人退还付款差额,即使最优惠被许可人的付款在随后的许可协议产生之前已经完全完成。 尾注1摩根大通的意见见。