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摘要第十一巡回法庭认为,欺诈和违反资产购买协议所造成的损害赔偿额应在谈判协议时评估。特别是,损害赔偿应在原专利所有人未披露先前的不起诉契约和协议中虚假陈述知识产权不受许可和限制的情况下评估,而不是在以后的时间评估,当买方未能向原专利所有人许可的第三方主张专利时。第十一巡回法庭的结论是,下级法院在确定应评估损害赔偿金的时间以及在原告提出至少一些证据支持损害赔偿金裁决的情况下不给予损害赔偿金是错误的。背景2006年,霍利斯特从Zassi及其创始人Peter von Dyck手中购买了两项专利申请的权益,后者代表知识产权的转让不受任何许可或其他限制。然而,当时,Zassi在达成一项和解协议时已经授予了其专利申请下的权利,免除了ConvaTec未来因与采用Zassi技术的产品相关的专利侵权索赔。尽管霍利斯特在尽职调查期间要求提供Zassi所有许可证的副本,但Zassi和von Dyck均未披露许可证的存在。当Zassi的专利发布后,Hollister起诉ConvaTec和C.R.Bard侵犯专利权。C、 巴德与霍利斯特达成协议,以665万美元换取全球许可证。然而,ConvaTec辩称,它不承担侵权责任,因为它拥有专利的许可证,并占了上风。霍利斯特随后根据佛罗里达州法律起诉扎西和冯·戴克违约和欺诈。陪审团认定扎西和冯·戴克应对欺诈和违约负责,地区法院没有裁定损害赔偿金,认定霍利斯特没有提供证据来确定损害赔偿金的数额。地区法院判决在地方法院,霍利斯特辩称,其对Zassi违约和欺诈的损害赔偿金应为2010年专利发布后,在专利侵权诉讼中向ConvaTec追偿的金额。冯·戴克是扎西违约后仅存的被告,他同意,但辩称霍利斯特无权获得任何损害赔偿。它辩称(1)ConvaTec的产品没有侵权,因此Hollister不会在假设侵权诉讼中胜诉;(2)即使ConvaTec侵权,Hollister也没有提供充分证据证明在该假设诉讼中合理的特许权使用费是多少。地区法院接受了当事人计算损害赔偿金的框架,即霍利斯特的损害赔偿金相当于它在假设侵权诉讼中从ConvaTec收回的金额。但法院不同意霍利斯特将与C.R.Bard达成的和解协议作为基准来计算ConvaTec在假设性谈判中会接受什么。因为霍利斯特没有提供证据证明C.R.Bard是如何达成和解的,因此法院没有裁定损害赔偿金,认为霍利斯特在对ConvaTec提出的假设侵权索赔中没有提供计算合理使用费的可行模型。霍利斯特上诉法院判决在上诉中,第十一巡回上诉法院裁定地方法院在以下方面存在错误:(1)认定霍利斯特对其违约索赔的损害赔偿可以从2010年(专利发布时)开始计算,而不是2006年Zassi和von Dyck违反合同和欺诈;以及(2)不赔偿损失。上诉法院认为,即使损害赔偿可以从2010年开始计算,霍利斯特提供了一些证据,证明合理的特许权使用费是多少,至少需要一个象征性的损害赔偿金。关于何时评估损害赔偿金的时间,上诉法院解释说,佛罗里达州法律要求霍利斯特证明欺诈发生时的损害,在本案中是在2006年双方签署资产购买协议时。如果用2010年合理的专利权使用费的价值作为2006年的许可证价值,那就太投机了,尤其是在2006年专利尚未颁发的地方。因此,采用一个以2010年而不是2006年为基准来衡量损失的模型是错误的。关于损害赔偿金的数额,上诉法院认为,根据专利法,至少需要一些损害赔偿金,前提是地区法院根据假设的侵权索赔,在2010年依靠合理的专利使用费是适当的。法院援引联邦巡回法院的先例,认为除非记录支持零版税裁决,否则应判给损害赔偿金,法院解释说,霍利斯特提出证据证明,2010年霍利斯特和康瓦泰克之间的许可证有一定价值。上诉法院撤销了无损害赔偿裁决,并将案件发回地区法院,以确定适当的损害赔偿金额,解释说,霍利斯特可以通过多种方式确定损害赔偿金,但损害赔偿金必须显示在2006年,即违约和欺诈发生之时。例如,上诉法院解释说,霍利斯特可以依赖ConvaTec支付给Zassi的和解协议的费率,同时考虑到除了在这里讨论的专利外,协议还包括知识产权。霍利斯特还可以依赖第三方报告,该报告是在与Zassi就争议中的知识产权价值谈判资产购买协议时获得的。最后,上诉法院没有提供计算损害赔偿金的具体方法,只要求计算方法与佛罗里达州法律一致。策略与结论这个案例说明了确保资产购买协议中的所有陈述和保证都是完整和准确的。它还表明,尽职调查可能不会发现所有潜在问题。最后,它表明,在谈判资产购买协议时,单独衡量或确定所转让的每个相关知识产权的价值可能是有帮助的。如果后来出现违约或协议引起的欺诈索赔,那么这样做可能有用。霍利斯特的决定可以在这里找到。