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作者:弗吉尼亚·L·卡伦和阿什利·M·温克勒专利审判和上诉委员会在决定是否进行当事人间复审以攻击已发布专利的有效性时拥有广泛的自由裁量权。在开始复审之前,美联储委员会必须首先找到"申请人[将]胜诉的合理可能性"至少一项被质疑的索赔。1但除此之外,美联储委员会提起知识产权的权力是自由裁量的,而不是强制性的。2根据《美国法典》第35卷第325(d)条行使该权力时,美联储委员会可考虑是否"相同或基本相同的现有技术或论据"先前已提交给美国专利商标局。因此,根据§325(d),委员会有时会根据先前提交的现有技术或论据,拒绝提出重复攻击的请求。然而,没有任何法规或条例对什么构成"相同或实质上相同的现有技术或论据"提供指导。到目前为止,美联储委员会进行了个案事实分析,以发现类似的论点或现有技术。尽管这种分析必然取决于个别案例,但对董事会决定的调查可以揭示其行使第325(d)条自由裁量权的趋势。如果存在某些因素,董事会的决定似乎受到很大的影响。为了帮助缔约方进行知识产权实践,本文试图揭示这些因素。美联储委员会行使第325(d)条自由裁量权的趋势主要源于该技术或论据首次提交美国专利商标局的方式。美国专利商标局通过两种类型的单方面诉讼和当事人间诉讼来接收和分析有关发明专利性的信息。单方面诉讼主要只涉及专利所有人和美国专利商标局。单方面起诉是在申请人和专利审查员之间进行的。专利权授予后的单方面复审程序在专利权人和三名审查员组成的专家组之间进行。相比之下,当事方之间的诉讼(如知识产权、涵盖的商业方法审查和授予后审查)除了专利所有人和委员会外,还涉及第三方申请人的参与。本文分两部分概述了美联储委员会行使第325条第(d)款自由裁量权的情况:首先,本文描述了在单方面诉讼中最初提出艺术或论据的趋势。第二部分将描述在当事人之间的诉讼中最初提出艺术或论据的趋势。单方面诉讼考虑是否使用§325(d)自由裁量权的知识产权决策明显减少,即使国会授权其拒绝基于专利起诉或单方面复审期间引入的现有技术的机构。虽然专利所有人确实基于与先前在单方面诉讼中提交和考虑的材料的相似性对申请提出质疑,但委员会不太可能使用§325(d)自由裁量权驳回该申请。单方面诉讼的趋势往往更为具体。首先,美联储委员会似乎要求美国专利商标局先前考虑的既有技术和论据基本相似,如果不完全相同。第二,记录中必须有明确证据表明美国专利商标局审查了现有技术和论据。第三,董事会可以被说服,请愿人在诉讼中扮演着独特的角色,应该建立知识产权制度。现有技术和论据的相似性美联储委员会通常将§325(d)自由裁量权的使用限制在专利所有人能够证明已经提交了实质上相似的现有技术和论据的情况下。如果专利所有人只能证明一个类别的身份,委员会通常会否认行使§325(d)自由裁量权。委员会在Owens Corning诉Fast Felt Corp.一案中设立了知识产权,尽管专利所有人证明在专利起诉期间,审查员在相同的主要参考的基础上考虑了申请人的四个无效理由中的三个。3委员会注意到,申请人添加了三个二次参考,并拒绝了使用§325(d)自由裁量权。4委员会还在夏普公司诉超越技术创新有限责任公司(Sharp Corp.v.Superse Tech Innovation LLC)中设立了知识产权,尽管申请人依赖审查员在专利起诉过程中考虑的相同参考文献。5美联储委员会认定,请愿人提出了不同的论点,"对[重复的]参考提供了不同的解释"因此,决定不行使第325(d)条自由裁量权在少数情况下,专利所有人已说服委员会,现有技术和单方面程序的论据实质上是重复的。7通常,这要求目前提出的请求和先前考虑的挑战之间有很大程度的相似性。例如,在Tiffany&Co.诉Lazare Kaplan International Inc.一案中,委员会基于§325(d)裁量权驳回了知识产权,因为在专利起诉期间,审查员分析了申请人的主要现有技术参考文献,以确定该引用是否披露了特定的权利要求限制。8值得注意的是,选择根据美国专利商标局先前考虑的现有技术对专利提出质疑的申请人应避免批评审查员的分析,而应强调关于先前考虑的质疑的新论点或可用证据。例如,在Integrated Global Concepts Inc.诉Advanced Messaging Technologies Inc.一案中,委员会驳回了在单方面复审期间提交了相同的现有技术的机构,而请愿人的论点是对审查员分析的批评对价证据大多数起诉或复审记录没有提供足够的证据证明现有技术和论据被考虑其案情。例如,在初始披露声明中出现的引用并不足以证明美国专利商标局实际应用了TRW Automotive US LLC诉Magna Electronics Inc.10或Chimei Innolux Corp.诉半导体能源实验室有限公司的索赔。,委员会认定,尽管审查员在起诉记录中列出了两个现在提交的现有技术参考文献,但没有证据表明审查员认为"基本上相同。。。论点。"11如果没有这样的表现,董事会将不会依据第325(d)条来否定机构相反,如果专利所有人说服委员会根据单方面的技术或论点行使§325(d)自由裁量权,委员会一般要求专利所有人在审查记录的支持下清楚地证明审查员考虑了与相同的现有技术参考有关的确切论点和目前受到质疑的限制。例如,在Microboards Technology LLC诉Stratasys Inc.案中,委员会驳回了专利所有人可以证明在审查员的允许性通知中,相同的可专利性问题也适用于同一参考文献的机构。13在Hulu LLC诉Intertainer Inc.案中,委员会驳回了申请人依赖于在专利起诉期间提交给审查员,并在起诉的同时,由美国专利商标局在相关专利的单方面复审中考虑的参考文献。14专利所有人表明,审查员通过依赖审查员的最初驳回特别考虑了预期问题。15决定后,委员会独立审查了发明人的声明,并认定审查员的调查结果是合理的。当事人的相似性与上文所讨论的双方当事人之间的诉讼一样,当申请人能够证明申请人是诉讼的重要一方时,董事会可能会受到影响而提起知识产权。由于单方面诉讼是在没有第三方的情况下进行的,因此请愿人没有参与先前提出的技术和论据,并没有机会挑战专利。具体而言,在Microsoft Corp.诉Parallel Networks Licensing LLC案中,董事会描述了诉讼程序中的差异,称其"认为复审的单方面性质不同于当事人间复审的对抗性性质。"16在一个独特的案例中,双方的相似性实际上鼓励了美联储委员会依靠第325(d)条的自由裁量权来否认知识产权。在Prism Pharma Co.Ltd.诉Choongwae Pharma Corp.一案中,申请人的联合创始人也是基础专利的共同发明人。17在起诉专利的母公司和起诉专利本身期间,共同创办人/共同发明人将现有技术作为预期的现有技术提交审查员。18知识产权申请依赖于相同的现有技术参考。19委员会确定审查员及其主管审查了参考,并确定被质疑的权利要求"不受现有技术的约束"。20关于身份记录委员会行使了第325(d)条的自由裁量权,驳回了申请。21结论总之,§325(d)为董事会在知识产权诉讼中平衡竞争利益提供了一种机制。尽管§325(d)最终是自由裁量的,董事会可以提出或拒绝任何申请,但本文讨论的趋势可能会影响缔约方在知识产权诉讼的早期阶段的战略。尾注《美国法典》第135章第314(a)条。第314(a)节要求呈请书表明"有合理的可能性,请愿人[将]在请愿书中提出异议的至少一项索赔中胜诉。"2参见例如,Intelligent BioSystems,Inc.诉Illumina Cambridge Ltd.,No.IPR2013-00324,slip op.4(P.T.A.B.2013年11月21日)(第19号文件)("国会没有规定必须在某些条件下进行缔约方之间的审查。相反,通过声明董事‒和扩展,董事会‒不得进行审查,除非满足某些条件,国会可自行决定机构。");Valeo North America,Inc.诉Magna Electronics,Inc.,No.IPR2014-01204,slip op.11(P.T.A.B.2015年1月28日)(第13号文件)("the