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双方审查程序包括一项禁止反言条款,禁止知识产权申请人在知识产权期间"提出或合理可能提出"任何主张无效的理由,禁止知识产权申请人随后向美国专利商标局、地区法院或美国国际贸易委员会提出任何无效理由。《美国法典》第35章第315(e)条。禁止反言条款的范围似乎很广,许多请愿人担心在知识产权的可专利性挑战中失败的风险,以及被禁止在地区法院或随后的知识产权中挑战同一专利权利要求的风险。最近,联邦巡回法院、一些地区法院和专利审判和上诉委员会就禁止反言的适用提供了宝贵的指导,这一消息对知识产权申请人来说是振奋人心的。虽然所有这些判决对第315(e)条的解释范围比许多人原先预期的要窄,但PTAB和地区法院对《规约》和相关联邦巡回法院判决的解释不一致,尤其是在"提出或合理可能提出"规定方面,一直在混淆知识产权申请人禁止反悔的问题。本文讨论了这些相互矛盾的解释,以及从业人员可以从PTAB和地区法院采取的不同做法中学到什么协议范围:拒绝对非补充索赔适用禁止反言然而,在讨论PTAB和地区法院解释之间的差异之前,有必要讨论一下禁止反悔条款的一个方面,即禁止对非附带请求权的反悔,但有一些共识。地区法院和PTAB同意,禁止反言仅适用于知识产权最终书面裁决中涉及的索赔,即仅适用于已提起审判的索赔。因此,如果知识产权的最终书面决定中未涉及被质疑的权利要求,则在法律上,申请人不得使用相同的现有技术和论据在随后的知识产权中质疑该权利要求。请参阅我们的360法律题为"美联储"的文章。大约。澄清知识产权申请人禁止反言的范围",发表于2016年3月25日,讨论了这一问题。地区法院也同样拒绝对非诉讼请求适用法定禁反言。参见,例如,Depomed Inc.诉Purdue Pharma LP,3:13-cv-00571,第16-18页幻灯片(2016年11月4日《法院判例》)(被告未被禁止根据知识产权申请书中主张的现有技术对未提起的索赔提出质疑);普林斯顿数字图像公司诉Konami Digital Entm't.12-1461-LPS-CJB,第3-5页(D.Del。2017年3月30日)(被告未被禁止质疑PTAB未在最终书面裁决中解决的索赔的有效性)。PTAB和地区法院不适用禁止反悔的判决主要是受PTAB在最终书面判决中仅处理提起的索赔的做法所驱动的。在SAS Institute v.Matal(2017年11月27日举行的口头辩论)中,这一做法的优点已上诉至美国最高法院,SAS研究所辩称,《美国法典》第35章第318条的明文要求PTAB在最终书面裁决中处理所有而非部分被质疑的索赔,即使PTAB没有就所有索赔提起诉讼质疑索赔。最高法院的决定很可能会对不可撤销的非诉讼请求产生重大影响。但目前,PTAB和一些地区法院达成共识,即第315条第(e)款规定的禁止反言不适用于非合并债权。有分歧的领域:"提出或合理地提出"的理由然而,共识在这里结束,因为PTAB和地区法院一直在解释第315(e)条中的相关条款——禁止反言,反对先前知识产权中"提出或合理可能提出"的无效理由。根据联邦巡回法院在Shaw Industries Group Inc.诉Automated Creel Systems一案中的判决,在知识产权保护期间不涉及非合成理由,因此不受§315(e)项下的禁止反悔。817 F.3d 1293,1300(联邦公报。巡回法庭,2016年)。联邦巡回法院在惠普公司诉MPHJ技术投资案中重申了这一观点,《联邦地区法院判例汇编》第三编第817卷第13391347页(美联储。巡回法庭,2016年)。然而,在Shaw和HP中,禁止反言不适用于因裁员而被拒绝的无效理由。联邦巡回法院是否会将拒绝适用禁反言的理由扩展到基于案情而被驳回的理由,还有待观察。PTAB对Shaw的解释以及§315(e)(1)项下的"提高或合理可能提高"条款至少有一个PTAB的决定,Great West Accurance Co.等人提出了,但非组织的,无效的理由。v、 专家组在判决书中指出,任何被驳回的机构(不论是否基于案情或冗余而被驳回)均可免于禁止反悔。IPR2016-01534,第13页,第12页(PTAB 2017年2月15日)("我们发现肖氏工业集团认为,禁止反言不适用于请愿书中提出但被拒绝的机构的任何不可专利性理由。")。特别是,小组对请愿人关于禁止反言只适用于请愿书中实际提出的理由的论点不感兴趣,并解释说,"请愿人试图提出但被拒绝审判的理由与请愿人本可以提出的理由之间存在实质性区别,根据这一解释,似乎至少有些PTAB小组可能不会阻止请愿人维持先前知识产权中提出的无效理由,但由于案情或冗余而未提起诉讼。先前知识产权申请中未提出的无效理由与已提出但尚未提起的理由相比,PTAB一直在对基于先前技术的无效理由适用禁止反言,申请人知道或可以合理地发现,但选择不在先前的知识产权申请中提出。例如,在Apotex公司诉惠氏有限责任公司一案中,申请人被禁止维持一个依赖于先前知识产权申请书中被申请人作为教学参考的现有技术的无效理由,指出申请人"意识到"了该参考,并且"合理地可以在"先前的知识产权诉讼中提出[该理由]。IPR2015-00873,第8页,第8页(PTAB 2015年9月16日)。同样,在Ford Motor Co.诉Paice LLP案中,请求人被禁止保留某些无效理由,因为在起诉期间引用了这些理由所依据的主要现有技术参考,并将其列在专利的表面上,因此,请求人"合理地可以在先前的知识产权中提出"这些理由。IPR2015-00722,论文36,第6-8页(PTAB 2016年9月26日)。同样,如果申请人在提交之前的知识产权申请之前通过勤勉的搜索,可以合理地找到现有技术参考,PTAB一直在适用禁止反言。参见,例如,Great West Accurance,IPR2016-01534,论文13,15-16(2017年2月15日)(根据PTAB小组发现的"在勤勉的搜索中很容易识别"的现有技术参考,申请人被禁止保留无效理由)。同样,在Praxair Distribution Inc.诉INO Therapeutics LLC一案中,PTAB小组认为,申请人提供的单一搜索报告不足以证明在提交第一份知识产权之前,由熟练的搜索者进行了勤勉的搜索,因此,申请人被禁止要求无效的理由,它"合理地可以提出"在早期知识产权。IPR2016-00781,论文10,第10页(2016年8月25日)。相比之下,在Johns Manville Corp.诉Knauf Insulation Inc.一案中,PTAB小组认定,请愿人雇用的技术熟练的搜查人员进行了"相当勤勉的搜查",而请愿人未能在雇员手中发现小册子的硬拷贝并非§315(e)(1)所指的"不合理"。IPR2016-00130,论文35,12-15(PTAB 2017年5月8日)。正如约翰斯曼维尔小组所解释的那样,§315(e)(1)中的"合理"一词"意味着一定的余地和严格责任之外的含义。"因此,如果申请人提供足够可信的证据,证明在先前的知识产权为归档。在总和,PTAB可能会禁止请愿人维持先前知识产权中提出或"合理地可能提出"的无效理由,但拒绝对请愿书中提出但未提起的理由适用禁止反言。事实上,根据目前的PTAB惯例,请愿人可以通过在请愿书中包括多个理由来避免禁止反悔的风险(前提是这些理由符合字数限制,并且不会冲淡可胜诉理由的优点)。如果其中一些理由不成立,请愿人将不会被禁止在以后的知识产权中提出这些理由。地区法院对Shaw和§315(e)(2)项下的"提高或合理可能提高"条款的解释另一方面,地方法院对肖的关押解释得非常不一致。虽然一些地区法院拒绝对已提出但尚未提起的理由适用禁止反悔(很像PTAB),其他人对Shaw的解释比PTAB更为宽泛,并拒绝将禁止反悔适用于先前知识产权请愿书中未提出的任何理由(无论被告/请愿人是否可以在知识产权申请书中合理地提出该理由)。例如,在Verinata Health Inc.诉Ariosa Diagnostics Inc.案中,地区法院允许被告/请愿人维持无效理由,而该理由因裁员而被驳回。2017年美国莱克西斯区7728,*12(N.D.Cal。2017年1月19日);另见Illumina Inc.诉Qiagen N.v.,207 F.Supp.3d 1081,1088-89(N.D.Cal。2016年9月9日)(未禁止冗余接地)。有趣的是,Verinata法院律师事务所