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德克萨斯州最高法院在re Silver1案中的一个案例,标志着保护专利代理人与其客户之间的通信作为特权通信这一趋势的最新发展。在此之前,英国金斯敦皇后大学联邦巡回法院于2016年作出决定,承认联邦法院享有新的专利代理人特权,美国专利商标局(USPTO)于2017年通过了37 C.F.R.§42.57,在美国专利商标局的诉讼程序中正式创造了专利从业者的特权。当结合这一趋势进行考虑时,德克萨斯州最高法院的意见进一步证明了专利代理人及其客户可能期望他们的通信得到怎样的处理。更进一步地,在重新银意见可能建议正式的特权保护外国专利从业者的地平线。银币案件背景in-re-Silver一案源于发明人与获得其专利的公司之间的违约诉讼3。在发现过程中,专利所有人要求在发明人和在美国专利商标局代表他的注册专利代理人之间制作电子邮件,但没有在持牌律师的监督下进行。发明人拒绝出示这些电子邮件,声称这些邮件是特权通信,并描述了两种类型的通信:与专利诉讼有关的通信和与发明人与专利所有人潜在诉讼有关的通信,如果发明者和律师之间的通信,这两个都很可能享有特权。专利权人请求法院强制出示所有通信文件。初审法院批准了专利所有人的动议,发明人向德克萨斯上诉法院寻求履行义务令救济,要求其撤销下级法院的命令6。上诉法院驳回了执行令请愿书,因为法院理解要求上诉法院创造新的、独立的专利代理人特权的请愿书,法院表示,作为中级法院,它不会这样做7。德克萨斯州最高法院的意见在进一步的上诉中,德克萨斯州最高法院认为专利代理人的当事人可以援引律师-当事人特权。虽然下级法院将此案定为创造了一种新的特权,但德克萨斯州最高法院考虑了发明人与其专利代理人之间的通信是否受现有律师-客户特权的保护,在德克萨斯州,这一特权是根据《德克萨斯州证据规则》503(b)编纂的:1一般规则。客户有权拒绝披露和阻止任何其他人披露为向客户提供专业法律服务而进行的保密通信:a、 委托人或者委托人代表与委托人的律师、律师代表之间的;b、 委托人律师与律师代表之间的;c、 委托人、委托人代表、委托人的律师或者律师代表向在未决诉讼中代表另一方的律师或者该律师的代表,如果通信涉及未决诉讼中的共同利益事项;d、 客户代表之间或客户与客户代表之间;或e、 在代表同一客户的律师及其代表中。德克萨斯州证据规则503(a)(3)将"律师"一词定义为"被授权,或委托人合理地认为被授权在任何州或国家执业的人。"法院分析了该规则对"律师"的定义是否可以涵盖专利代理人,尤其是专利代理人是否被授权在一个州或一个国家从事法律业务10。法院查阅了法规、词典定义和德克萨斯州律师法,以了解该规则对"法律实践"一词的使用。11这些来源与美国专利和商标局条例明确允许专利代理人从事的活动类型进行了比较,即"准备……任何专利申请","代表客户"的各种活动并就"州法律规定的其他保护形式"向客户提供咨询意见。12尽管德克萨斯州最高法院对州法院不具约束力,但考虑了联邦巡回法院在金斯敦皇后大学的判决和美国最高法院在斯佩里诉佛罗里达州的判决。佛罗里达州律师协会,他们都发现专利代理人从事"法律实践本身"。13德克萨斯州最高法院还考虑了专利代理人是否被"授权"在一个州或一个国家执业。法院再次援引Queen's和Sperry,因为联邦当局承认,注册专利代理人在美国专利商标局(USPTO)面前从事授权的法律实践,即使他们没有获得律师执照14。此外,词典的定义和立法历史表明,"授权"一词比"许可"一词宽泛,规则503不需要许可证。德克萨斯州最高法院认定专利代理人"从事法律业务"并且"有权这样做",因此,德克萨斯州最高法院认定专利代理人属于第503条"律师"的定义范围。因此,法院认为,客户可以援引律师-委托人特权来保护他们与专利代理人的通信15。法院进一步认为,由于专利代理人符合第503条规则规定的律师资格,因此专利代理人无需在持牌律师的监督下申请特权;该特权适用于与律师无关的专利代理人16。法院有条件地批准了mandamus救济,并将案件发回重审,以便对问题17中的电子邮件进行秘密审查。证据规则503德州法院面临的问题是州合同法的问题,而不是联邦专利法。虽然联邦巡回法院正式承认专利代理人享有联邦法律特权,但各州在处理州法律时可能会得出不同的结论,就像德克萨斯州下级法院所做的那样。联邦法律和州法律之间的这种区别源于美国最高法院在Gunn诉Minton案中的判决,该判决认为州法院被允许审理与专利有关但不涉及专利的案件20。此类案件包括以In re Silver为中心的违约诉讼,以及其他不涉及专利法典型问题的案件,如侵权或无效21。在美国,州法院可以在裁决影响专利法的问题上发挥作用,包括专利代理人特权。德克萨斯州最高法院的裁决有可能影响美国大多数州的专利代理人-客户通信的特权。德克萨斯州证据规则503——该法规解释为在银币中保护专利代理人与客户之间的通信——是在提议的联邦证据规则50322的基础上建立起来的。除得克萨斯州外,还有37个州采用了相同或类似的证据规则。虽然州最高法院的裁决只在其各自的州具有约束力,但其他州的裁决可能具有说服力。因此,德克萨斯州最高法院的裁决可能会提供有说服力的权威,以扩大现有的律师-客户特权,以保护专利代理人-客户之间的通信,这些州有类似的证据规则。专利从业人员特权范围随着专利代理人特权保护的发展,其保护范围仍然是一个悬而未决的问题。在re-Silver中,最新的趋势是承认专利代理-客户通信是特权。2016年,联邦巡回法院在女王案中的判决——re Silver案中引用的联邦巡回法院案例——为正式承认新的专利代理特权23赢得了极大的热情23。2017年,在re Silver发生口头辩论的同一周,USPTO发布了37 C.F.R.§42.57,并正式采用了专利从业者特权。然而,联邦专利代理人特权的范围和美国专利商标局的专利从业人员特权的范围是否相同尚不清楚。联邦巡回法院对女王的判决和美国专利商标局的规定似乎密切相关。两者都将特权范围限制在与"必要和意外"活动有关的通信中,仅限于专利代理人在USPTO24之前的授权实践。到目前为止,什么是"必要的和偶然的"在很大程度上还没有经过测试,从业者们正在观察联邦和州法院是否采用狭义或广义的专利代理人特权观。到目前为止,只有一个联邦地区法院的案件申请了这项新的特权,而且范围很窄。在TCL通信技术控股有限公司诉Telefonaktienbolaget LM Ericsson案中,加利福尼亚州中部地区表示,皇后"对专利代理人特权的解释很狭隘",而且"专利代理人特权的范围必然比律师-客户特权的范围要窄。"25但法院也承认"与专利起诉活动的类型有很大的重叠,并且可能受到"两项特权"保护的相关通信26。最终,主张特权的一方没有履行其证明通信主要不是商业性质的责任,因此,法院从未解释重叠,也没有就专利代理人的活动是否在《美国专利法》第27条之前的实践中"合理偶然"的问题作出解释。尽管如此,美国专利商标局发表的评论对哪些活动属于特权范围28提供了一些指导。例如,《规则》明确,除准备和起诉专利申请外,专利代理人在提出复审请求时可以提供有效性意见29。美国专利商标局的意见在界定专利代理人的做法方面提供了灵活性,并特别承认授权活动的范围可能会随着时间的推移而改变30。例如,因为USPTO规则授权专利代理人在其他授予后程序中代表客户——即授予后审查、当事人间审查和涵盖的商业方法审查——专利实践