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作者:D.Brian Kacedon,John C.Paul和Kevin D.Rodkey摘要专利权人对故意侵犯专利权的请求权,要求专利权人在提起诉讼前证明侵权人知道专利权。在Malibu Boats,一家地区法院得出结论认为,专利所有人可以在同一天提起的诉讼中指控专利权人故意侵权,而原告声称被告人知道许可通知并发出专利通知,专利所有人的律师已就即将发布的专利,并与专利所有人进行了涉及相关专利的单独诉讼。专利侵权的损害赔偿金最高可提高到侵权人"故意侵权"案件中认定或评估金额的三倍。故意专利侵权要求侵权人在提起诉讼之前知道专利。在Malibu Boats,LLC诉Mastercraft Boat Company,LLC一案中,田纳西州东区地方法院考虑了专利所有人是否可以在专利发布当天提起侵权诉讼的情况下寻求更高的损害赔偿。法院的结论是,专利所有人可以指控故意侵权,因为申诉指控被告侵权人在专利发放之前就知道专利的补贴。然而,法院明确表示,其裁决仅适用于专利所有人就故意侵权寻求更高损害赔偿的能力——侵权是否属于故意的最终问题将由陪审团决定,法院随后可行使其自由裁量权,以决定是否判予强化损害赔偿。背景Malibu指控Mastercraft侵犯了一项针对修改船只尾流系统的专利,在专利发布的同一天提交了一份诉状。Malibu的申诉包括一项指控,即Mastercraft故意侵犯该专利,因为Mastercraft在其发布之前就知道该专利,包括通过许可通知和发布通知的方式。津贴通知通知专利申请人,该申请根据法律有权获得专利。在专利实际发布之前不久,发布通知通知通知申请人指定给该专利的专利号和发布日期。Malibu还提供了津贴通知的实际知识,并在专利发布前13天通过Malibu的专利起诉律师向Mastercraft发出通知。当时,Malibu和Mastercraft还分别参与了涉及相关专利的诉讼。在明知这项专利不可能提起恶意诉讼的情况下,原告提出了驳回该专利的诉讼请求。Malibu船的决定地区法院审查了Malibu是否可以在其申诉中合法地指控故意侵权,前提是申诉中的所有指控都是真实的。尽管法院指出,在专利实际发出之前,侵权行为才可能开始,但法院的结论是,在专利发出之前知道一项专利可以成为指控故意侵权的依据。一开始,地区法院研究了证明增加损害赔偿的标准,并侧重于如何根据全部情况对其进行评估。它指出,Mastercraft的驳回动议依赖于联邦巡回法院的Seagate判决,而最高法院在Halo Electronics案中基本上废除了该判决。然而,法院指出,即使在Halo电子公司,"增加的损害赔偿金一般应‘保留给以故意不当行为为典型的恶劣案件’",对所主张专利的了解仍然是故意侵权的先决条件,并由陪审团根据"全部情况"作出裁决。法院驳回了Mastercraft关于故意侵权的主张断然排除了当诉讼当天提起专利问题,说明万事达的主张与这一总体情况不符。接下来,法院审查了本案的事实,以确定Malibu的申诉是否包括指控Mastercraft在其发布之前已经知道该专利,并指出了USPTO的许可通知和发布通知、Malibu的专利律师与Mastercraft的通信,而Malibu和Mastercraft正在进行的涉及161年专利的专利诉讼,这"可以想象有助于发现故意"。法院认为Malibu在其诉状中的主张是真实的,法院认定Malibu对故意侵权提出了合理的申诉。法院区分了Mastercraft所依赖的案件,指出在这些案件中,没有证据表明被告收到了即将发布专利的通知。法院还区分了被告只知道专利申请,而不知道专利的签发的案件,指出专利申请往往在起诉期间被修改,并没有提供与许可通知和发出通知相同的知识。法院还注意到,Mastercraft采取的立场是,在发布专利之前,排除基于行为和知情权的强化损害赔偿,这将要求专利所有人推迟侵权诉讼,以形成故意诉讼,即使被指控的侵权人知道专利即将发布。法院认为,这与先例相矛盾,先例并不要求推迟侵权诉讼来主张故意。最后,法院指出,增加损害赔偿的裁决在法院的自由裁量权范围内,因此,即使陪审团返回一个故意的裁决,法院也不需要行使其裁量权来判给更高的损害赔偿。策略与结论专利权人可以在专利权发出之日提起诉讼,并在专利权发出前通知侵权人,主张故意侵权。但最终,法院有权决定是否以及增加多少损害赔偿。更多信息马里布船的意见可以在这里找到。